Verifica marchio registrato: come fare e dove cercare

Quali marchi valgono in Italia

In Italia sono efficaci tre tipi di marchi registrati:

il marchio italiano, depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM);
il marchio dell'Unione europea, registrato presso l'EUIPO, valido in tutti gli Stati membri;
il marchio internazionale (sistema di Madrid, gestito dalla WIPO) che designa l'Italia o l'Unione europea.

Una verifica fatta solo sulla banca dati UIBM, quindi, è incompleta: un marchio UE registrato da un'impresa tedesca vale anche in Italia, anche se nella banca dati italiana non compare.

Dove cercare: le banche dati gratuite

Banca dati	Cosa contiene	Quando usarla
UIBM – banca dati marchi (sito dell'UIBM)	Domande e marchi italiani, compresi quelli scaduti, con titolare, classi, date	Sempre, per i marchi nazionali
EUIPO – eSearch plus	Domande e marchi dell'Unione europea, con lo stato della procedura e le eventuali opposizioni	Sempre, per i marchi UE
TMview	Raccoglie in un'unica ricerca i marchi dell'EUIPO, di molti uffici nazionali (compreso l'UIBM) e della WIPO	Come prima ricerca ampia
WIPO – Madrid Monitor e Global Brand Database	Marchi internazionali e relative designazioni; marchi di molti uffici nazionali extra-UE	Per i marchi internazionali e per l'estero

Oltre ai marchi registrati, conviene controllare almeno: il Registro delle imprese (denominazioni e ditte), i nomi a dominio, i motori di ricerca, i social network e i marketplace del proprio settore.

Come fare la verifica, passo per passo

Partire da TMview con la denominazione esatta, filtrando per territorio (Italia e Unione europea) e, se possibile, per classe di prodotti o servizi.
Ripetere la ricerca su UIBM ed eSearch plus, che a volte sono più aggiornate o mostrano dettagli che TMview non riporta (documenti, opposizioni in corso).
Provare le varianti: plurale e singolare, con e senza spazi o trattini, errori di battitura plausibili, traduzioni, parti della parola.
Leggere lo stato di ogni risultato (vedi sotto) e le classi in cui il marchio è protetto.
Allargare ai segni non registrati: ricerca su Google, Registro delle imprese, domini, social e marketplace.
Annotare data e risultati della ricerca: serve per dimostrare, se servisse, di aver agito con diligenza.

Come leggere i risultati

Ogni banca dati usa termini propri, ma le situazioni ricorrenti sono queste:

Domanda depositata / in esame / pubblicata: il marchio non è ancora registrato, ma la domanda esiste e, se andrà a buon fine, la protezione decorrerà dalla data di deposito. Va considerata come un marchio registrato.
Registrato: il marchio è protetto per le classi indicate, di regola per dieci anni dal deposito, rinnovabili.
Scaduto, rinunciato, respinto, ritirato: il marchio non è più (o non è mai stato) protetto come registrato. Attenzione però: il segno potrebbe essere ancora usato dal vecchio titolare, che conserva le tutele del marchio di fatto, o essere stato ridepositato in altra forma.
Opposto o contestato: c'è una procedura in corso e l'esito è incerto.

La classe è decisiva: un marchio identico registrato per prodotti del tutto diversi (ad esempio macchinari agricoli rispetto a cosmetici) di regola non impedisce la registrazione, salvo che si tratti di un marchio che gode di rinomanza.

Perché la verifica di identità non basta

Cercare il proprio nome e non trovarlo è rassicurante, ma è la conclusione sbagliata. Il codice della proprietà industriale (art. 12) considera privi di novità, e quindi non registrabili o annullabili, i segni identici o simili a marchi o altri segni distintivi anteriori per prodotti o servizi identici o affini, quando ne può derivare un rischio di confusione per il pubblico, anche come rischio di associazione. Contano quindi anche:

i marchi simili nella grafia, nel suono o nel significato (due nomi inventati come «Velora» e «Valora», o «Nuvi» e «Nuvy», sono il tipo di conflitto che sfugge a una ricerca del solo nome esatto);
i prodotti e servizi affini, anche se in classi diverse;
i segni non registrati ma noti: marchi di fatto, ditte, denominazioni sociali, insegne e nomi a dominio usati nell'attività economica;
i marchi che godono di rinomanza, protetti anche per prodotti diversi.

In più, l'UIBM in sede di registrazione non controlla se esistono marchi anteriori in conflitto: lo fanno i titolari di quei marchi, con l'opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda o, dopo la registrazione, con l'azione di nullità o di contraffazione. Un marchio può quindi essere registrato e poi perso, con il costo di rifare logo, insegne, packaging e sito.

Verifica di identità e ricerca di anteriorità: la differenza

	Verifica di identità	Ricerca di anteriorità
Cosa cerca	Il nome esatto	Segni identici e simili, nelle classi pertinenti e affini, registrati e non
Chi la fa	Chiunque, in pochi minuti	Di regola un professionista, con metodo e strumenti adeguati
Cosa dà	Un sì/no sul nome esatto	Una valutazione del rischio, con i marchi che possono creare problemi e le possibili soluzioni (modifica del segno, scelta delle classi, accordo di coesistenza)
Quando basta	Per scartare subito un nome già occupato	Prima di depositare e prima di investire nel marchio

La verifica di identità è utile per scartare subito i nomi già occupati. La ricerca di anteriorità serve a decidere se depositare, e come. Il suo costo rientra nel servizio di registrazione descritto nell'articolo su quanto costa registrare un marchio.

Un esempio

Un caso con nomi di fantasia. Un'impresa di Ancona vuole lanciare una linea di cosmetici con il nome «Lumera». Su TMview la ricerca del nome esatto non dà risultati in Italia né nell'UE. La ricerca di anteriorità, però, fa emergere un marchio UE «Lumeria» registrato in classe 3 (cosmetici) da un'azienda spagnola e un marchio italiano «Lumer» in classe 44 (centri estetici, servizio affine). Il primo, simile per prodotti identici, è un rischio concreto di opposizione; il secondo va valutato. L'impresa può scegliere un altro nome prima di stampare le etichette, o verificare se è praticabile un accordo di coesistenza: in entrambi i casi spende molto meno che dopo un'opposizione.

Riferimenti normativi e di prassi

D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), artt. 12 (novità), 15 (effetti e durata della registrazione), 170 (esame delle domande) e 176 (opposizione).
Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea.
Accordo e Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

Domande frequenti

Come si verifica gratuitamente se un marchio è registrato?

Sulle banche dati ufficiali gratuite: UIBM per i marchi italiani, eSearch plus dell'EUIPO per i marchi UE, Madrid Monitor della WIPO per i marchi internazionali. TMview permette una prima ricerca unica su quasi tutte. Va controllato anche lo stato e la classe di ogni risultato.

Se il nome non risulta registrato posso usarlo?

Non è detto. Possono esistere marchi simili per prodotti affini, marchi di fatto, ditte o nomi a dominio anteriori, o marchi rinomati. La verifica del nome esatto esclude solo il conflitto più evidente.

Un marchio scaduto si può registrare?

In linea di principio sì, ma prima va verificato se il segno è ancora usato dal precedente titolare o da altri: l'uso continuato può dar luogo a diritti anteriori anche senza registrazione.

La banca dati UIBM basta per l'Italia?

No. In Italia valgono anche i marchi dell'Unione europea e i marchi internazionali che designano l'Italia o l'UE, che vanno cercati nelle banche dati EUIPO e WIPO (o in TMview).

Cos'è la ricerca di anteriorità?

È la ricerca di marchi e segni identici o simili, nelle classi pertinenti e affini, che potrebbero impedire la registrazione o l'uso del nuovo marchio, accompagnata da una valutazione del rischio di confusione.

Quanto costa una ricerca di anteriorità?

Nel servizio di registrazione del marchio in Italia dello studio la ricerca di anteriorità è compresa: l'onorario è di 500 euro per l'intero servizio (ricerca, scelta delle classi, deposito e gestione delle richieste dell'Ufficio), oltre cassa avvocati 4%, IVA e tasse UIBM.

Come verificare se un marchio è registrato (e perché non basta)